关于第9796450号“ePacket”商标 不予注册复审决定书

关于第9796450号“ePacket”商标

不予注册复审决定书

商评字[2017]第0000025069号重审第0000000325号

申请人：
　　申请人：中国邮政速递物流股份有限公司
　　委托代理人：北京拓普永智知识产权代理有限公司
　　原异议人：美国邮政局
　　委托代理人：上海专利商标事务所有限公司
　　申请人不服我局商评字[2017]第0000025069号《关于第9796450号“ePacket”商标不予注册复审决定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2017）京73行3276号行政判决书，判决撤销被诉决定，并责令我局重新作出决定。原异议人不服该判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2020）京行终418号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　北京知识产权法院认为，引证商标已撤销，被异议商标的在先权利障碍已消除，故被异议商标未违反《商标法》第三十条的规定。鉴于被诉决定的撤销系新出现的事实所致，该事实非被诉决定作出的依据，本案诉讼费由申请人负担。
　　北京高级人民法院认为，在二审诉讼中，原异议人请求审查被异议商标是否违反《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”、第十五条第二款的规定。因引证商标已撤销，本着实质性解决纠纷，防止循环诉讼，故对原异议人的上述请求结合商标评审及诉讼的事实进行全面审查。
　　在被异议商标申请日（2011年8月2日）前，原异议人并未将与被异议商标相同或近似的商标投放中国使用，更不可能通过使用产生一定影响，由于知识产权具有地域性，原异议人在中国域外是否存在“ePacket”商标使用不符合商标法第三十二条规定的保护要件。且从原异议人与中国邮政公司最早于2010年8月16日签订的《商标使用许可合同》看，亦未涉及被异议商标或与之近似的商标，而且2015年8月21日执行的《中国邮政集团——美国邮政局多产品双边协议》还对“ePacket”标识进行了除外约定，在案证据均不能证明中国邮政公司具有利用原异议人在先使用商标商誉的恶意。因此，无论在案事实还是商标法第三十二条适用要件，均不能认定被异议商标的申请注册构成商标法第三十二条规定情形。
　　由于原异议人在被异议商标申请日前，在与被异议商标指定使用相同或类似的服务上并未注册“ePacket”商标。虽然2015年8月21日执行的《中国邮政集团——美国邮政局多产品双边协议》第24条约定中国邮政承认并同意美国邮政是“ePacket”标志所有人，但未明确该标志的指定服务以及该标志的注册所属国，而且双方同意按照本协议之外的“ePacket”标识协议执行。进一步说明，就“ePacket”标志而言，双方当事人存在除外的意思表示。原异议人若以商标法第十五条第二款主张权利，还需要证明在被异议商标申请日前，其在先使用未注册的“ePacket”标志。在上述多边协议执行时间远晚于被异议商标申请日，且其他在案证据亦不能证明原异议人在被异议商标申请日前在中国境内“在先使用”的事实。在此情况下，无法认定被异议商标的申请注册构成商标法第十五条第二款的规定。
　　根据法院判决，我局认为，第一，鉴于引证商标已撤销，原异议人援引引证商标对被异议商标依据《商标法》第三十条规定提起不予注册的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　第二，如上所述，被异议商标的注册未违反《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”、第十五条第二款的规定。
决定结果：
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十五条第三款的规定，我局决定如下：
　　被异议商标予以核准注册。
　　依照《商标法》第三十五条的规定，原异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条的规定向我局请求宣告该注册商标无效。

合议组：
李濛萌    徐 苗    盛丽君